Direito Comercial Aulas 15 & 16

SUMÁRIO

1. DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
1.1. Disposições Preliminares
1.2. Patentes
1.2.1. Invenção e Modelo de Utilidade
1.2.2. Do Pedido e Concessão da Patente
1.2.3. Da Vigência e da Proteção Conferida pela Patente
1.2.4. Da Nulidade da Patente
1.2.5. Das Licenças
1.2.6. Da Patente de Interesse da Defesa Nacional
1.2.7. Da Extinção da Patente
1.2.8. Da Realização por Empregado ou Prestador de Serviço

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1. DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1.1. Disposições Preliminares

Se fizermos uma retrospectiva histórica do desenvolvimento da humanidade, iremos observar que a necessidade e o poder inventivo são características inerentes ao ser humano. Não importa o grau de desenvolvimento de uma sociedade, o homem estará sempre tentando descobrir novas formas de melhorar seu bem-estar por meio de criações as mais variadas possíveis.

Para tutelar o direito dos autores de obras oriundas da capacidade intelectual do homem, existem normas conhecidas como Direito da Propriedade Intelectual. Estas, por sua vez, dividem-se em: a) normas regulamentadoras da propriedade literária, artística e científica, que recebem o título de Direito Autoral; e b) normas regulamentadoras da propriedade industrial, que recebem o título de Direito da Propriedade Industrial.

Uma diferença marcante entre os objetos de um e outro sistema jurídico reside no fato de que as obras literárias, artísticas e científicas obedecem ao critério da originalidade, no sentido de que se trata de algo exclusivo para o próprio autor da obra, enquanto que, para o direito da propriedade industrial, requisito fundamental é a novidade da criação, entendo-se como o desconhecimento público sobre objeto.

De outra forma, enquanto o objeto da propriedade industrial é destinado à produção em escala industrial, o mesmo não ocorre nas obras protegidas pelo direito autoral.

Alvo desse trabalho será o direito da propriedade industrial, ficando o direito autoral a cargo do Direito Civil.

O Congresso Brasileiro, visando ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, editou a Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, mais conhecida como o Código de Propriedade Industrial – CPI que, já no seu art. 2o, previu as formas de proteger a atividade inventiva e a própria atuação empresarial de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou domiciliadas no Brasil, através da:

a) concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
b) concessão de registro de desenho industrial;
c) concessão de registro de marca;
d) repressão às falsas indicações geográficas; e
e) repressão à concorrência desleal.

Analisando o dispositivo acima, podemos destacar quatro bens incorpóreos componentes do estabelecimento empresarial e que são abrangidos pelo direito de propriedade industrial. São eles: a) patentes de invenção; b) patentes de modelo de utilidade; c) registro de desenho industrial; e d) registro de marca.

Os direitos atribuídos aos titulares da propriedade industrial vão da reserva temporária, para exploração e produção dos bens, ao uso exclusivo da marca e do nome empresarial. A própria Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXIX, que dispõe sobre direitos e deveres individuais e coletivos, prescreve:

A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Competente para regulação e concessão da maioria desses direitos é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal com sede no Estado do Rio de Janeiro, valendo lembrar que questões atinentes ao nome empresarial e ao título do estabelecimento são reguladas pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, cabendo às Juntas Comerciais recepcionar as documentações dos empresários para fins de registro e concessão do direito de propriedade sobre eles, conforme exposição no item anterior.
A seguir, vejamos as formas de proteção à propriedade industrial.

1.2. Patentes

O art. 2o da Lei no 9.279/96 garantiu aos autores de invenção ou de modelo de utilidade direitos que nela são relacionados. A materialização desses direitos advém da concessão da patente, entendida como o instrumento jurídico capaz de assegurar aos inventores e aos criadores de modelo de utilidade a proteção contra reproduções indevidas de suas obras.

Mas qual a diferença entre invenção e modelo de utilidade? A primeira pode ser conceituada como o produto do intelecto humano que traz à tona coisas até então inexistentes e capazes de serem produzidas em escala industrial, ao passo que modelo de utilidade seria um aperfeiçoamento de algo já existente, igualmente capaz de ser produzido industrialmente. A título de exemplo, poderíamos dizer que a geladeira doméstica é uma invenção, enquanto o seu descongelamento automático é um modelo de utilidade. Também serviria à exemplificação a criação do ventilador de teto, ou de parede, na hipótese de o modelo tradicional ter sido precursor dos demais.

Conclui-se que o modelo de utilidade pressupõe uma prévia invenção, pois o seu sentido é incrementar a utilização de algo já existente, ao passo que uma invenção pode jamais haver sido alvo de um modelo de utilidade.

1.2.1.Invenção e Modelo de Utilidade

O Código de Propriedade Industrial não trouxe conceitos para invenção, tampouco para modelo de utilidade; preferiram os legisladores estabelecer requisitos para a caracterização e enumerar o que não se enquadra em um ou em outro aspecto.

Dessa forma, conforme a disposição do art. 8o do CPI, são requisitos à patenteabilidade de uma invenção:

a) novidade;
b) atividade inventiva; e
c) aplicação industrial.

Nova é a invenção que não está compreendida no estado da técnica, assim entendido como toda informação que é disponibilizada ao público antes da data de depósito do pedido da patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (art. 11). Portanto, se alguém tentar patentear invento que diz ser novo, e ficando provado que se trata de algo criado a partir de informações vindas a público a respeito da criação, haverá quebra do requisito da novidade, resultando na negativa de patente.

De outra forma, o art. 12 estabeleceu um período de doze meses imediatamente anteriores à data do depósito no qual a divulgação de informações sobre a invenção ou do modelo de utilidade não será enquadrada no estado da técnica.

Em outras palavras, enquadrando-se nesse dispositivo a informação divulgada, ainda assim a invenção ou o modelo de utilidade seriam considerados novos, obedecendo, portanto, ao requisito da novidade imposto pelo CPI.

Para tanto, faz-se necessário que a divulgação tenha sido promovida: a) pelo próprio inventor; b) pelo INPI, através de publicação oficial de pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, a partir de informações deste obtidas, ou em decorrência de atos realizados por ele; c) por terceiros, baseados em informações obtidas do inventor, ou a partir de atos realizados por ele.

A atividade inventiva, à luz do art. 13, é a criação que não decorre de forma óbvia ou evidente do estado da técnica. Esses dois primeiros requisitos, o leitor pode perceber, estão interligados. Na verdade, poderíamos afirmar que todo invento é novo, pois decorre da capacidade criativa do ser humano em construir algo até então inexistente. No entanto, nem tudo que é novo decorre da atividade inventiva do homem; a descoberta de um novo mineral, por exemplo, pode ser considerada nova diante dos olhos humanos, mas não decorreu de sua atividade inventiva.

Já a aplicação industrial é requisito que decorre da possibilidade de o invento ou o modelo industrial poder ser produzido em escala industrial. Uma criação que dependa de um componente só existente nas estrelas não possui aplicação industrial.

O art. 10 contém relação de algumas ocorrências que não são consideradas invenção, tampouco modelo de utilidade. São elas:

a) descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
b) concepções puramente abstratas;
c) esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis,
financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
d) as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
e) programas de computador em si;
f) apresentação de informações;
g) regras de jogo;
h) técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos
ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
i) o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados
na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma
de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Diversa é a disposição do art. 18, que proíbe a concessão de patentes às seguintes criações:

a) tudo o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
b) substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
c) o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) acima referidos.

Observem a diferença entre o teor de cada dispositivo; enquanto o art. 10 enumera realizações que não são consideradas invenções ou modelo de utilidade, o outro obsta a concessão de patentes a invenções ou a modelos de utilidade que se encaixem ao menos em uma daquelas proibições.

1.2.2. Do Pedido e Concessão da Patente

Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. Esse é o teor do parágrafo 1o do art. 6o, que privilegia a pessoa que primeiro encaminhou o pedido de patente, não importando se é, ou não, o inventor ou o autor do modelo de utilidade.

O parágrafo seguinte, do mesmo artigo, permite que o pedido seja feito em nome próprio:

a) pelos herdeiros ou sucessores do autor;
b) pelo cessionário; e
c) pela pessoa a quem a lei ou o contrato de trabalho ou prestação de serviço indicar como titular do direito.

De outra forma, em se tratando de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, o pedido pode ser dirigido por todas ou uma delas, mediante nomeação dos demais.

No entanto, quando ocorrer invenção ou criação de modelo de utilidade por uma ou mais pessoas de forma independente, o direito de obter a patente será assegurado àquele que promover o depósito mais antigo, não importando da data de invenção ou criação. Essa disposição, presente no art. 7o, está em sintonia com o princípio de que o primeiro a chegar será considerado o titular do direito, salvo prova em contrário.

O órgão competente para receber os pedidos de patentes relativos a invenções e modelos de utilidade é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI. É lá onde se faz o exame formal preliminar do requerimento e, quando devidamente instruído de acordo com a exigência do art. 19 (requerimento; relatório descritivo; reivindicações; desenhos, se for o caso; resumo; e comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito), será protocolizado, com a data de apresentação sendo tomada como data de depósito. Esta data é importante, além de outros fins, para se observar a divulgação de informações sobre o objeto do depósito, relativa ao estado da técnica, conforme exposto no item anterior.

Faltando algum requisito essencial, mas existindo dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, o INPI pode emitir recibo, estabelecendo as exigências a serem cumpridas no prazo de trinta dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Satisfeitas as exigências, considera-se data do depósito a mesma do recibo.

Conforme reza o art. 30 do CPI, o pedido deve ser mantido em sigilo, não havendo publicação pelo prazo de dezoito meses desde a data do depósito, salvo por solicitação do depositante, e, em se tratando de matéria referente à defesa nacional, por todo o tempo, até o deferimento da patente.

Uma vez publicado o pedido, faculta-se aos interessados apresentar novos documentos e informações, a fim de subsidiarem o exame técnico ou de mérito, que não será iniciado senão após o prazo de sessenta dias da publicação do pedido.

Para tanto, é necessário que o depositante ou qualquer interessado o requeira no prazo de trinta e seis meses da data do depósito, sob pena de arquivamento do pedido. Neste caso, se, no prazo de sessenta dias, o depositante solicitar, pode haver o desarquivamento do pedido, mediante o pagamento de retribuição específica, Em resumo, o INPI deve proceder a uma análise preliminar do pedido que, se aprovada, ficará em sigilo pelo prazo de dezoito meses, salvo por solicitação do depositante. No entanto, a satisfação no pedido não garante a realização do exame técnico, que somente será feito mediante nova solicitação, no prazo de trinta e seis meses, contado não da publicação do pedido, porém da data de depósito.

Concluído o exame, conforme as exigências postas nos arts. 34 a 36, será proferida decisão, indeferindo ou deferindo a patente. Neste último caso, o instrumento utilizado é a carta-patente, que somente será emitida após o pagamento de retribuição correspondente, no prazo de sessenta dias do deferimento, conforme reza o art. 38, parágrafo 1o.

1.2.3. Da Vigência e da Proteção Conferida pela Patente

Enquanto perdurar a patente, seu titular tem direito à exploração exclusiva do objeto, que será considerado bem móvel, conforme prevê o art. 5o, podendo ser cedido (o art. 58 permite a cessão do pedido), por ato oneroso ou gratuito, por causa mortis ou inter vivos, ou, mesmo, ser objeto de contrato para licença de exploração.

Conforme a disposição do art. 42, o titular de patente tem o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o produto objeto da patente ou o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

A patente de invenção vigorará pelo prazo de vinte anos e a do modelo de utilidade pelo prazo de quinze anos, ambos contados da data de depósito.

De outra forma, o prazo mínimo de vigência da patente de invenção é de dez anos, enquanto a do modelo de utilidade é de sete anos. Essa previsão é importante, porque pode acontecer de a concessão sofrer demora no processo, retardando o início da exploração industrial e comercial do bem, quando estaria prejudicado o direito do titular. Portanto, sem importar o intervalo de tempo compreendido entre o depósito e a concessão, garantem-se aqueles prazos mínimos de vigência da patente.

Prevê o art. 44, indenização em favor do titular da patente, na hipótese de exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

Entrementes, para aquele que, de boa-fé, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, já explorava seu objeto no país, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e nas condições anteriores.

Neste caso, o parágrafo 1o do art. 45 prescreve que o direito não poderá ser cedido, senão juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha relação direta com a exploração objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

1.2.4. Da Nulidade da Patente

É nula, desde de a data do depósito, a patente concedida contrariando as disposições do CPI. A nulidade poderá ser total ou parcial, neste caso quando as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesma (arts. 46 a 48).

A nulidade da patente poderá ser declarada administrativamente ou na esfera judicial. Sendo administrativa, a nulidade será instaurada de ofício, pelo próprio INPI, ou mediante requerimento de pessoa com legítimo interesse, no prazo de seis meses da concessão, sempre que:

a) não tiver sido atendido qualquer requisito legal;
b) o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido original depositado;
c) houver omissão de qualquer formalidade essencial à concessão.

Na hipótese de ação judicial para a nulidade da patente, igualmente é parte legítima para a propositura tanto o INPI como qualquer interessado, e o foro competente será a Justiça Federal, intervindo o INPI, quando não for o autor. Neste caso, não haverá limitação de prazo, da forma como ocorre na nulidade administrativa.

1.2.5. Das Licenças

Vimos que o art. 6o do CPI considera bens móveis os direitos relativos à propriedade industrial. O titular desses direitos pode cedê-los, de forma onerosa ou gratuita, por ato inter vivos ou mortis causa, incluindo-se a patente ou, mesmo, o pedido de patente. Igualmente permite-se ao titular de patente ou o depositante celebrar contrato de licença para exploração industrial do objeto da patente, quando o licenciado poderá ser investido de todos os poderes para agir em defesa da patente (art. 61).

Para que produzam efeitos em relação a terceiros, o contrato deverá ser averbado no INPI. Pode o titular da patente solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração, quando o instituto promoverá a publicação da oferta, podendo, até, por solicitação das partes, arbitrar a remuneração cabível.

Nesta condição, a anuidade devida ao INPI será reduzida à metade, até que seja concedida a primeira licença.

Caso o licenciado não dê início à exploração em um ano da concessão, pode o titular da patente requerer o cancelamento da licença, da mesma forma que, se o licenciado interromper a exploração por prazo superior a um ano, ou mesmo se não forem obedecidas as condições impostas para exploração (art. 67).

Diferente é a licença compulsória ou, conforme linguagem popular costumar se referir, a “quebra de patente”, efetuada por decisão administrativa ou judicial, em função do exercício abusivo ou se, por meio dela, restar constatado o abuso de poder econômico.

Outras hipóteses previstas no art. 68, que podem ensejar a licença compulsória, são:

a) não-exploração do objeto da patente no território brasileiro, após decorridos três anos da concessão da patente;
b) quando a comercialização não satisfizer as necessidades do mercado, igualmente no prazo de três anos da concessão.

O art. 69 prevê que não será concedida licença compulsória se, à data do requerimento, o titular:

a) justificar o desuso por razões legítimas;
b) comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; c) justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

O art. 70 se refere a casos de licença compulsória concedida à patente dependente da outra, assim entendida como a patente cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto da patente anterior, quando ocorrerem cumulativamente as três hipóteses previstas no dispositivo, quais sejam:

a) ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação à outra;
b) o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
c) o titular não realizar acordo com o outro titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

Outra hipótese para concessão da patente compulsória está no art. 71, que trata dos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. Neste caso, a concessão dar-se-á de ofício, e será temporária e não exclusiva.

Se o licenciado não iniciar a exploração em um ano da concessão, fica sujeito a uma ação movida pelo titular da patente.

1.2.6. Da Patente de Interesse da Defesa Nacional

O pedido de patente originário do Brasil, cujo objeto interesse à defesa nacional, será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito a publicações previstas no CPI (art. 75).

Cabe ao INPI encaminhar tal pedido ao órgão específico do Poder Executivo Federal para que este se manifeste no prazo de sessenta dias. Não havendo manifestação do órgão próprio, o processamento do pedido perde o caráter sigiloso.

O parágrafo 2o do art. 75 proíbe o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional.

1.2.7. Da Extinção da Patente

Segundo a disposição do art. 78, a patente será extinta:

a) pela expiração do prazo de vigência;
b) pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
c) pela caducidade (pode ser de ofício ou a requerimento de interessado e ocorre quando, decorridos dois anos da concessão da primeira licença compulsória, não for sanado o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis);
d) pela falta de pagamento da retribuição anual.

Extinta a patente, seu objeto cai em domínio público, quando qualquer um poderá explorá-la industrialmente.

1.2.8. Da Realização por Empregado ou Prestador de Serviço

O art. 88 prevê que a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador, quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

Até um ano da extinção do vínculo empregatício, considera-se desenvolvida na vigência do contrato de trabalho a invenção ou o modelo de utilidade, salvo prova em contrário.

Quando o empregado desenvolver o objeto da invenção ou do modelo de utilidade de forma desvinculada do contrato de trabalho, sem a utilização de meios, instalações ou equipamentos do empregador, aquelas pertencerão exclusivamente a ele.
De outra forma, pode haver propriedade comum de invenção ou de modelo de utilidade, quando resultarem da contribuição pessoal do empregado em combinação com a utilização de meios, instalações ou equipamentos do empregador, salvo disposição contratual em contrário.